迅法律师办理专利案件业务会议纪要（摘要五）：
律师代理专利民事纠纷案件主要包括侵犯专利权纠纷案件；专利申请权、专利权权属纠纷案件；转让专利申请权、转让专利权合同纠纷案件；专利实施许可使用费纠纷案；发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件。
专利侵权案件：
在专利有效期内，非法侵犯专利权人依法所享有的专利权利的行为。《专利法》规定，专利权被授予以后，除法律另有规定的以外，未经专利权人许可，以生产经营为目产，制造、使用、销售、进口其发明或实用新型专利产品，或使用其专利方法以及使用、销售、进口依该方法直接获得的产品，或制造、销售、进口外观设计专利产品的行为都属于侵犯专利权的行为。
(一)专利侵权行为应同时具备以下几个条件：
1.有被侵犯的有效的专利权存在；
2.在《专利法》所述侵权行为；
3.实施专利侵权行为的损害结果客观存在；
4.以生产经营为目的；
5.未经专利权人许可；
6.专利侵权人主观上必须有过错。
(二)作为原告代理律师
1.客户专利权受到侵犯时，律师可考虑通过提起民事诉讼帮助客户解决纠纷，并应从以下六个方面进行诉前分析：
(1)本案是否属于人民法院受理范围；
请参照《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第1条之规定。
(2)审查当事人是否适格；
——审查原告是否是专利权人或利害关系人；
——审查是个人发明创造还是职务发明创造；
——审查是否属合作完成的发明创造，委托完成的发明创造，确定能否单个起诉，或需要共同作为原告。
(3)审查专利目前的法律状态，确定专利保护范围；
(4)本案应由何地人民法院管辖。
专利纠纷一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖；
(5)是否超过诉讼时效，有无诉讼时效中断、中止或延长的事由；侵犯专利的诉讼时效为二年，自专利权人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该专利保护期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为；侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算；
(6)本案证据是否符合立案要求。
2.确定诉讼请求
(1)停止侵害(适用于起诉时侵权行为仍在持续的案件)；
(2)消除影响、赔礼道歉(适用于侵权行为对专利权人的信誉造成损害的案件)；
(3)赔偿损失(适用于侵权并造成损害的案件)。
3.收集和审查证据，包括：
(1)证明原告专利权存在的证据，其中包括必须收集并提供：
——专利证书；
——最近一年缴纳专利年费的收据；
——专利公告；
——发明及实用新型专利说明书，外观设计专利图片；
——实用新型专利需提供专利检索报告。
(2)证明被告侵权事实的证据，其中包括但不限于：
购买侵权产品，并提供统一专用发票，以证明侵权产品落入专利权人专利保护范围；收集相关网页、广告、杂志及报刊等相关资料，以证明被告侵权行为存在。
(3)证明原告所花费用及损失的存在与数额：
——费用：包括调查、制止侵权所支付的合理费用；
——损失：采取以下三种方式计算：
——以专利权人因侵权行为受到的实际经济损件作为损失赔偿额；
——以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为损失赔偿额；
——根据情节参照专利许可使用费的一至三倍合理确定。
4.诉前禁令、财产保全、证据保全措施：
从保护原告利益以及为防止被告毁灭证据角度来看，诉前申请采取责令停止侵权行为、证据保全措施是较好的方式。具体参照《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》。
5.申请保全的证据、财产包括：
(1)关于被告侵权行为的证据；
(2)关于被告获利情况的证据；
(3)查封、扣押、冻结相关财产。
(三)作为被告代理律师
1.作为被告代理律师参与诉讼，应当从以下几个方面着手考虑：
(1)本案是否属于人民法院受理范围；
(2)审查当事人是否适格；
(3)本案应由何地人民法院管辖，是否可以提出管辖权异议；
(4)是否超过诉讼时效；
(5)对被告实际是否存在侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断；
(6)被告侵权的证据情况及数量，并结合证据对原告专利的稳定性作初步分析；
(7)被告行为的法律性质及后果；
(8)在综合以上分析的基础上，收集相关证据，考虑向国家专利复审委员会提出专利权无效宣告请求，以便在诉讼中申请法院中止案件审理。
2.作为被告律师应从以下几方面进行抗辩：
(1)以原告滥用保护期限抗辩
——原告未按时缴纳专利年费，专利处于“被视为放弃状态”；
——原告专利已被中国专利局撤销；
——原告专利已经被专利复审委员会宣告无效；
——原告专利不符合专利性条件或其他法律规定，应当被宣告无效，且被告已向专利复审委员会提出无效宣告请求并被受理。
(2)以被告不侵权进行抗辩
——被控侵权物(产品或方法)缺少原告发明或实用新型专利权利要求书中记载的必要技术特征；
——被控侵权物(产品或方法)的技术特征与原告专利权利要求对应必要技术特征相比，有一项或一项以上的技术特征有本质区别；
——属于个人(不包括单位)非经营目的的制造、使用行为；
(3)以该行为不视为侵权进行抗辩
——专利权用尽；
——先用权；
——临时过境；
——科学研究与实验性使用
(4)以原告专利为已有技术抗辩
——仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况；
——证明该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案，或者专利为该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案
(5)以合同抗辩
——以被告实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得为由进行侵权抗辩，该抗辩不属于对抗侵权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由；
——技术转让合同的受让方被诉侵权，律师作为其代理人可以合同抗辩，主张由转让方先承担侵权责任，而受让方承担一般连带责任。
(6)以诉讼时效抗辩
——专利侵权诉讼时效为二年，自专利梭或利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起计算，代理律师可以提出专利权人行使超过诉讼时效的抗辩。
(7)以损害不存在或数额计算没有依据为由进行抗辩
——原告销量减少计算不正确；
——被告所获的利润计算不正确；
——损失的计算方式不正确；
——原告所依据的专利实施许可费用不合理。如您想了解更多的法律时事以维护自己或企业的合法权益，请关注微信订阅号“法律圈”或微信公众号“广东迅法律师事务所”或添加微信好友“迅法律师”。
